Причины и пути преодоления отказа

Достаточно часто складывается ситуация, когда организация подает заявку в патентный орган и вместо заветного свидетельства о регистрации своего товарного знака получает на руки отказ. В первую очередь необходимо понимать, что это еще не окончательный отказ и не означает на 100%, что товарный знак не будет зарегистрирован.

Заявка на регистрацию товарного знака на пути к выдаче свидетельства проходит ряд обязательных процедурных стадий. Основной из них является экспертиза заявки. Именно на данной стадии патентный орган проверяет отсутствие оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака. Также проводится исследование самого обозначения, а именно на наличие у него требуемых характеристик, необходимых для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Экспертиза заявленного обозначения проводится после завершения предварительной экспертизы в срок, не превышающий двух лет с даты принятия решения о принятии заявки к рассмотрению (п. 1 ст. 10 Закона о товарных знаках). В ходе данной экспертизы проверяется отсутствие оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, а именно его способность выполнять индивидуализирующую функцию. А также ставится вопрос о том, будет ли заявленное обозначение нарушать права третьих лиц на другие объекты.

Оценка сходства обозначений всегда проводится с учетом заявленных товаров и услуг (в соответствии с классами МКТУ). Отказ в регистрации товарного знака возможен не только по причине сходства непосредственно словесных обозначений и изображений или же их частей, но и сходства или однородности товаров (услуг), которые они призваны индивидуализировать.

Нередки ситуации, когда отказ в регистрации товарного знака получен по одному классу, но регистрация его в другом классе будет являться возможной (это частичный отказ). Кроме того, довольно часто заявители сталкиваются с отказным решением, в котором указано в качестве препятствия сразу несколько причин для отказа.

Все возможные причины для отказа в регистрации товарного знака условно делятся на абсолютные и иные, их также называют относительными.

Абсолютные основания отказа в регистрации товарных знаков содержатся в ст. 4 Закона о товарных знаках. Абсолютные основания для отказа в регистрации обусловлены свойствами самого обозначения.

Ситуации из практики
(а) Фирмой «А» была подана международная заявка на регистрацию словесного товарного знака JESUS с территориальным расширением на территорию Республики Беларусь. В отношении товарного знака был вынесен предварительный отказ в регистрации по абсолютным основаниям. В качестве аргументов было указано, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку оно представляет собой имя «Иисус», Сын Божий в христианской религии. Оспорить данный отказ не удалось.
(б) Фирмой «В» была подана национальная заявка на регистрацию словесного товарного знака «НАТУРАЛЬНАЯ КУЛИНАРИЯ» в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ. В отношении товарного знака был вынесен предварительный отказ в регистрации по абсолютным основаниям. В качестве аргументов было указано, что обозначение является словесным, выполненным в кириллице, обычным шрифтом, в котором: «натуральный» означает нефальсифицированный, естественного происхождения, без всякой подделки, а «кулинария» это (собир.) кушанья, (разг.) вкусно приготовленная пища. Таким образом, по мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с тем, что для продуктов натурального происхождения обозначение указывает на их свойства и качественные характеристики, а для товаров, не обладающих вышеуказанными характеристиками, является ложным. Оспорить данный отказ не удалось.

Патентный орган при проведении экспертизы также может вынести отказ по иным (относительным основаниям), если возникает конфликт с ранее зарегистрированными либо поданными на регистрацию товарными знаками. Информация об иных основаниях отказа в регистрации товарных знаков содержится в ст. 5 Закона о товарных знаках.

Процедура преодоления предварительного отказа в административной инстанции.

При несогласии заявителя с решением экспертизы он имеет право в трехмесячный срок со дня получения решения подать в патентное ведомство ходатайство о проведении повторной экспертизы заявленного обозначения. По ходатайству заявителя данный срок может быть продлен не более чем на 18 месяцев, в случае если ходатайство и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, поступили в патентный орган до истечения этого срока (ч. 1 п. 6 ст. 10 Закона о товарных знаках).

При подаче ходатайства о проведении повторной экспертизы необходимо учесть, что возможны различные способы преодоления отказного решения. Способы преодоления отказа зависят от указанных экспертом оснований и должны учитывать конкретные ситуации и обстоятельства, индивидуальные для каждого рассматриваемого обозначения.

В зависимости от указанных экспертизой оснований для отказа с целью его преодоления возможны следующие действия:

— представить письменное согласие владельца противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения (письмо-согласие) (п. 180 Положения N 1719);

— представить документы, подтверждающие изменения, внесенные в Международный реестр товарных знаков и знаков обслуживания или в Реестр патентного ведомства Республики Беларусь (п. 181 Положения N 1719);

— изложить аргументы, обосновывающие позицию заявителя, например, что обозначения не сходны и не будут смешиваться потребителями, либо же товары (услуги) по ним не являются однородными;

— аннулировать противопоставленные знаки ввиду их неиспользования;

— передать права на противопоставленные товарные знаки, чтобы все затронутые конфликтной ситуацией объекты принадлежали одному лицу, и т.д.

Подводя итог, следует отметить, что существует ряд препятствий, связанных с получением регистрации товарного знака, среди которых могут оказаться:

— недостаточная различительная способность обозначения;

— наличие более ранних прав как на товарные знаки, так и на различные объекты интеллектуальной собственности, зарегистрированные на имя третьих лиц;

— товарные знаки могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров или услуг. Однако следует помнить, что даже отказное решение не является окончательным вердиктом вашему товарному знаку.

Для того чтобы избежать отказа по абсолютным основаниям, необходимо обратиться к патентным поверенным на стадии подготовки и разработки товарного знака (абз. 6 ч. 1 п. 1 Положения N 1719). И с учетом рекомендаций специалистов исключить все возможные нюансы, которые могут стать непреодолимым препятствием в процессе регистрации.

Оградить себя от иных (относительных) причин отказа заявитель может как самостоятельно, так и через патентного поверенного путем проведения предварительного информационного поиска. Такой поиск необходимо осуществлять:

1) в базе данных международных товарных знаков;

2) в базе данных товарных знаков, зарегистрированных в Республике Беларусь;

3) в базе данных обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков в Республике Беларусь.

Адель ДИРКО, специалист по охране интеллектуальной собственности — маркетолог

Сергей БЕЛЯЕВ, управляющий партнер, патентный поверенный Республики Беларусь, Евразийский патентный поверенный, медиатор

юридическая группа «Беляевы и партнеры»

5 июня президиум Суда по интеллектуальным правам рассмотрел вопрос о том, правомерен ли отказ в регистрации товарного знака со словесным обозначением «Йошкин кот» (Постановление по делу № СИП-793/2019).

Роспатент отказался регистрировать словосочетание «Йошкин кот»

В декабре 2017 г. предприниматель Николай Одинцов подал в Роспатент заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Йошкин кот». В ноябре 2018 г. Роспатент отказал в регистрации, сославшись на то, что обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали (подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Ведомство посчитало, что заявленное словосочетание может быть воспринято как искаженное написание словосочетания «Ёшкин кот», которое относится к бранной лексике.

В марте 2019 г. Николай Одинцов обратился в Роспатент с возражением. Предприниматель настаивал на том, что спорное обозначение не является искаженным написанием словосочетания «Ёшкин кот», было образовано с помощью игры букв и не воспринимается потребителями как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали. Однако Решением Роспатента от 30 июля 2019 г. в удовлетворении возражения было отказано.

Федеральная служба пришла к выводу, что заявленное обозначение в силу замены в нем буквы «Ё» на сочетание букв «ЙО» носит шутливо-иронический характер и воспринимается как результат языковой игры с целью сближения его по форме с разговорно-бытовым названием г. Йошкар-Олы – Йошка. Это, по мнению административного органа, оказывает существенное влияние на понимание данного выражения и означает, что оно не имеет бранной коннотации и не относится к табуированным ни в художественной, ни в публицистической речи.

В то же время Роспатент заметил, что «Йошкин кот» – это название скульптуры, расположенной у входа в Марийский государственный университет скульптурной композиции: фигуры кота в вальяжной позе на скамейке с импровизированной газетой «Голос правды», рыбьим скелетом и надписью «Йошкин кот». С учетом этого ведомство решило, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам. Предоставление исключительного права на обозначение, ставшее «символом современной Йошкар-Олы, воплощенное в малой скульптурной форме и являющееся даром городу, на имя одного лица может затронуть интересы общества и создать препятствия для деятельности неограниченного круга хозяйствующих субъектов, в том числе осуществляющих свою деятельность в г. Йошкар-Оле», уверен госорган.

Первая инстанция поддержала госорган

Предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента недействительным. Однако 11 февраля 2020 г. СИП подтвердил законность ненормативного акта. Первая инстанция учла информацию с официального сайта Йошкар-Олы о том, что скульптурная композиция «Йошкин кот» является «своеобразным брендом современного города Йошкар-Олы». На этом основании суд решил, что эта скульптура – неофициальный символ города, который связан с культурными традициями и историей столицы Республики Марий Эл.

Оценив представленное предпринимателем заключение Лаборатории социологической экспертизы, первая инстанция пришла к выводу, что оно подтверждает факт широкого употребления и известности в обществе спорного обозначения и не опровергает выводы Роспатента о противоречии общественным интересам предоставления исключительного права на заявленное обозначение только одному лицу.

Президиум СИПа запретил ссылаться на неопределенные общественные интересы

Предприниматель подал кассационную жалобу в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Рассмотрев материалы дела, президиум Суда напомнил, что гражданское законодательство запрещает использование в товарных знаках только официальной символики, в отношении неофициальных символов такой запрет не установлен (п. 2 ст. 1483, ст. 1231.1 ГК РФ). Кроме того, добавил суд, Гражданский кодекс содержит нормы, запрещающие использовать в товарных знаках объекты авторского права (подп. 1 п. 9 ст. 1483), однако в данном случае эти нормы не применялись, поскольку в силу п. 1 ст. 1499 ГК Роспатент не осуществляет проверку заявленного в качестве товарного знака обозначения на соответствие таким требованиям.

Кассация указала, что, ссылаясь в обоснование вывода о противоречии заявленного обозначения общественным интересам и на то, что оно представляет собой неофициальный символ города, суд первой инстанции не учел п. 37 Правил, утвержденные Приказом Минэкономразвития от 20 июня 2015 г. № 482, и не исследовал, в силу каких конкретных обстоятельств регистрация обозначения посягает на общественные интересы.

Первая инстанция посчитала, что обозначение может создать препятствия для добросовестной деятельности других хозяйствующих субъектов. Однако в решении не указано, какие именно препятствия в данном случае суд имеет в виду и считает возможными, заметил президиум. Кроме того, добавил он, признавая обозначение неофициальным символом Йошкар-Олы, первая инстанция не учла результаты заключения Лаборатории социологической экспертизы. Согласно этому документу только 7% опрошенных ассоциируют спорное обозначение со скульптурой, в то время как 67% воспринимают его как фразу из мультфильма или фильма, а 98% считают, что это шутливое выражение досады, огорчения, негодования или разочарования.

Президиум СИП полагает, что, ссылаясь на культурные традиции и исторические факты, которые обусловливают отнесение спорного обозначения к числу «неофициальных символов» города, следовало указать, о каких конкретных традициях и фактах идет речь. По мнению кассации, не ясно, почему суд решил, что для подтверждения этого достаточно информации на сайте города о скульптуре как о «своеобразном бренде» современной Йошкар-Олы.

Само по себе существование скульптурной композиции не является основанием для применения положений подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК, подчеркнул президиум. Выводы о возможности применения данной нормы должны быть основаны на исследовании возникающих у потребителей ассоциаций и характера восприятия ими спорного обозначения. «Факт широкого употребления и известности в обществе спорного обозначения, на который указал суд первой инстанции, еще не означает противоречия общественным интересам в отсутствие выводов об определенном характере восприятия этого обозначения», – уверен президиум Суда.

Кассация также согласилась с позицией заявителя кассационной жалобы о том, что подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК не предполагает оценку Роспатентом добросовестности заявителя. «При этом отсутствие компетенции Роспатента по оценке добросовестности заявителя не означает возможность административного органа искусственно расширять основания для отказа в регистрации товарного знака, которые он вправе применить», – подчеркнул президиум.

Решение первой инстанции было отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Представитель заявителя рассказала, чем «Йошкин кот» отличается от «Ёшкиного кота»

Интересы предпринимателя представляли патентный поверенный, преподаватель кафедры проектного менеджмента Института экономики и права РТУ МИРЭА Дарья Фортунатова и патентный поверенный Мария Каверина.

В своем комментарии «АГ» Дарья Фортунатова отметила, что Роспатент традиционно расценивает выражение «Ёшкин кот» как противоречащее принципам гуманности, морали и общественным интересам и считает это выражение бранным. «Но, наверняка, большинство из нас, как и респонденты, принявшие участие в социологическом опросе, представленном в материалах дела, вспомнят советский кинофильм «Любовь и голуби”, в котором часто встречается это выражение», – сказала она.

В ситуации с «Йошкин кот» замена буквы «Ё» сочетанием «ЙО» носит шутливо-иронический характер, что позволяет воспринимать такое выражение как результат языковой игры с целью сближения его по форме с разговорно-бытовым названием г. Йошкар-Олы – Йошка, считает Дарья Фортунатова. Это, по ее мнению, оказывает существенное влияние на восприятие выражения и позволяет сделать вывод, о том, что такое выражение не имеет какой-либо бранной коннотации и не воспринимается как табуированное.

«Данный вывод также подкрепляется наличием одноименного памятника, ранее установленного в Йошкар-Оле. Однако ввиду того, что о его существовании не известно широкому кругу лиц, такое обстоятельство также не должно было препятствовать в регистрации выражения «Йошкин кот” в качестве товарного знака. Постановление президиума СИПа можно считать эталонным по части глубины исследования всех обстоятельств и имеющихся в деле доказательств», – заключила она.

Эксперты «АГ» прокомментировали постановление

Ведущий юрист «INTELLECT» Анастасия Герман считает, что постановление президиума СИПа закономерно, так как нижестоящая инстанция допустила явные нарушение норм материального права. Особого внимания, по ее словам, заслуживает вывод президиума о том, что суд первой инстанции, сославшись на п. 37 Правил, не исследовал, в силу каких конкретных обстоятельств регистрация обозначения «Йошкин кот» посягает на общественные интересы. Этот вопрос является определяющим для принятия решения о законности или незаконности отказа в регистрации, подчеркнула юрист.

«Применение подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК в качестве основания для отказа в регистрации обязательно должно происходить в совокупности с выводами о негативном восприятии потребителями рассматриваемого обозначения, ведь именно их интересы защищаются рассматриваемой нормой», – отметила Анастасия Герман. Практика, по словам юриста, также придерживается этого подхода: «Это, например, небезызвестные дела по обозначениям «В кругу семьи”, «Долгожитель”, «Свежая головушка”, «Прохорово поле”». Только в случае такой основанной на обстоятельствах дела мотивировки Роспатента и впоследствии суда можно сказать, что применение основания для отказа в регистрации, предусмотренного подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, было правильным, считает Анастасия Герман.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум фактически указал, что абстрактные общественные интересы не могут свидетельствовать о нарушении норм подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, подчеркнула она. «Отсутствие же выводов о восприятии обозначения потребителями и вовсе создает впечатление, что указанное основание для отказа в регистрации притянуто за уши. Это также создает благоприятную почву для попыток Роспатента и суда подводить под широчайшую формулировку «противоречие общественным интересам” иные основания для отказа в регистрации, что недопустимо. Этот вывод прослеживается в абз. 1–3 на стр. 9 постановления президиума СИПа», – отметила Анастасия Герман.

Так, пояснила она, подтверждая отказ в регистрации обозначения «Йошкин кот» на основании подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК, суд первой инстанции обосновал свое решение только лишь фактом наличия на территории г. Йошкар-Олы одноименной скульптуры и назвал ее неофициальным символом города. «Такая аргументация, скорее, подходит для выводов о связи спорного обозначения с конкретной территорией и применения такого основания для отказа в регистрации, как введение потребителя в заблуждение (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК). Вывод о нарушении регистрацией положения подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК вошел в полное противоречие с результатами социологического опроса, по результатам которого лишь 7% опрошенных ассоциируют спорное обозначение со скульптурой в г. Йошкар-Ола. Очевидно, что такая аргументация походит на подмену одного основания для отказа в регистрации другим, не применимым в данном деле», – заключила эксперт.

Младший юрист практики защиты интеллектуальной собственности юридической фирмы Lidings Лейла Мирзоева рассказала «АГ», что не так давно аналогичные споры были рассмотрены в США и ЕС. «Год назад Верховный суд США признал неконституционной норму LanhamAct, запрещающую регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, признаваемые аморальными или оскорбительными. Дело касалось товарного знака «FUCT”. Верховный Суд указал, что ограничение в регистрации товарного знака может быть признано неконституционным, если оно «viewpoint-basedbar”, т.е. ограничивает свободу слова, даже если часть населения считает такое высказывание аморальным», – отметила эксперт.

Через полгода после решения Верховного суда США отголоски такой правовой позиции появились и в решении Суда ЕС, добавила она: «Суд ЕС признал необоснованным отказ в регистрации товарного знака «FackJuGöhte”. По мнению суда, заявленное обозначение является лишь омографом к нецензурному выражению и, более того, не воспринимается немецкоговорящей аудиторией так оскорбительно, как англоговорящей».

Вероятно, при новом рассмотрении дела о регистрации товарного знака «Йошкин кот» и в российском суде можно будет наблюдать переосмысление стандартов «моральности» товарных знаков по аналогии с США и ЕС, считает Лейла Мирзоева.

Введение
Одно медицинское сочинение знаменитого древнегреческого врачевателя Гиппократа начинается словами, которые в переводе римского философа Сенеки превратились в афоризм: «Ars longa, vita brevis». («Путь научного познания долог, жизнь коротка» <1>). Этот афоризм вспомнился мне при знакомстве с комментариями российских специалистов, которые анализируют нормы, содержащиеся в п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Сами эти нормы существуют в нашем законодательстве целых 25 (!) лет и в течение всего этого времени толкуются неправильно, неточно. Вот уж, поистине, «путь научного познания долог».
———————————
<1> Часто первая часть этого афоризма переводится неверно, как «искусство долговечно».
Правда, неправильное толкование этих норм частично можно объяснить тем, что они сложны, разнородны и не вполне логичны. Но это объяснение, конечно, не может служить оправданием их неверного толкования. Как будет показано далее, в число российских специалистов, неправильно понимавших нормы этого пункта, входил и автор настоящей статьи. Но основная ее цель состоит не в том, чтобы бить себя в грудь со словами «каюсь», «моя вина», а в том, чтобы понять и пояснить истинный смысл этих норм. Но обо всем по порядку.
Нормы, содержащиеся в п. 9 ст. 1483 ГК РФ
Нормы права, ныне содержащиеся в п. 9 ст. 1483 ГК РФ, фактически действуют не с 1 января 2008 г. (дата вступления в силу четвертой части ГК РФ), а с 17 октября 1992 г., то есть свыше 25 лет. Именно тогда вступил в силу Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Содержащиеся в п. 2 ст. 7 этого Закона нормы были в основном аналогичны нормам, содержащимся ныне в п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Конечно, за 25 лет своего существования эти нормы несколько раз изменялись (в 2002, 2006, 2010 и 2014 гг.), но все эти изменения были незначительными, существа норм они не меняли. В настоящее время нормы п. 9 ст. 1483 ГК РФ действуют в следующей редакции.
«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;
3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами».
Нормы п. 9 ст. 1483 ГК РФ в доктрине комментировались, без преувеличения, сотни раз. Одних постатейных комментариев к четвертой части ГК РФ вышло в свет, не считая переизданий, свыше 30. Более 10 современных учебников по гражданскому праву анализируют нормы этого пункта. Практически в каждом из этих комментариев и учебников нормы, содержащиеся в п. 9 ст. 1483 ГК РФ, не просто объясняются, но и критикуются. Огромный критический материал, касающийся этих норм, содержится и в других научных публикациях (научных статьях, кандидатских диссертациях и т.п.). Несколько раз и я критиковал эти нормы в своих публикациях. И вся эта критика, в том числе и моя, была неверной. Она основывалась на ложном, неправильном понимании сути норм, содержащихся в п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Понять суть этих норм довольно трудно: она замаскирована, завуалирована.
Перейдем теперь непосредственно к анализу п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Как известно, в качестве товарного знака в России в принципе может охраняться любое обозначение, способное служить средством индивидуализации товаров. Исключения составляют прямо указанные в ГК РФ обозначения, в отношении которых сказано: они не могут охраняться как товарные знаки. Такие «запретные» (или «запрещенные») обозначения в основном перечислены в ст. 1483 ГК РФ. Впрочем, есть они и в нескольких других статьях ГК РФ (например, в ст. 1231.1).
Вот и в п. 9 ст. 1483 ГК РФ приведено несколько случаев, когда обозначение, заявленное как товарный знак или уже охраняемое в качестве такового, считается «запретным»/»запрещенным», а потому правовая охрана этому обозначению в качестве товарного знака не предоставляется либо, если она уже была предоставлена, должна быть аннулирована. В подпунктах 1, 2 и 3 п. 9 указаны три группы таких обозначений:
обозначения, являющиеся тождественными или сходными до степени смешения с известными объектами, охраняемыми авторским правом, принадлежащим другому лицу;
обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с именем или портретом другого известного лица;
обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с промышленным образцом или знаком соответствия, права на которые принадлежат другому лицу.
«Запретные» обозначения и авторские права <2>
———————————
<2> Богуславский М.М. Авторское право и товарные знаки. В сб. статей: Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 185; Вахнина Т.А. Объекты авторского права в зоне конфликта товарного знака // Патенты и лицензии. 2000. N 12. С. 20; Гаврилов Э.П. Правовая охрана товарных знаков и авторское право: проблемы разграничения // Право (журнал Высшей школы экономики). 2010. N 2; Деноткина А.В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой анализ: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: РГАИС, 2017; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой). 2-е изд. В 2-х т. Т. 2 / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: Инфра-М, 2016 (коммент. к ст. 1483, автор — В.В. Орлова). С. 349 — 351; Комментарий к ГК РФ. Часть четвертая / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016 (коммент. к ст. 1483, автор — А.П. Сергеев). С. 741 — 743; Садовский П.В. Коллизии прав на товарные знаки с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: РГИИС, 2007.
«Если обозначение охраняется действующим на территории России авторским правом, то оно не может охраняться как товарный знак, принадлежащий другому лицу, а если оно уже получило охрану в качестве товарного знака, то такая правовая охрана аннулируется». Приведенная гипотетическая норма является основополагающей, базисной. По сути дела это постулат, который вытекает из главы 70 ГК РФ «Авторское право».
Однако этот постулат прямо в ГК РФ не закреплен. Думаю, что причина этого — его самоочевидность. Действительно, в главе 70 ГК РФ нет никаких намеков на то, что произведение, используемое как товарный знак, лишается авторско-правовой охраны. Если бы такая норма существовала, это было бы одно из исключений из сферы действия авторского права. А все такие исключения помещены именно в главе 70 ГК РФ (см., например, ст. 1256, 1259, 1264, 1272 — 1279, 1286.1 ГК РФ). Точно так же и глава 69 ГК РФ не содержит никаких общих норм, лишающих такие объекты авторских прав. А теперь обратимся еще раз к подпункту 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, приведенному выше. Здесь говорится не обо всех объектах авторского права, а только об объектах, известных в Российской Федерации, причем права на них «возникли ранее даты приоритета… товарного знака».
Но авторское право возникает и существует не только на произведения, которые известны в Российской Федерации: в п. 1 ст. 1256 ГК РФ указаны случаи, когда российское авторское право охраняет и необнародованные произведения. Произведение начинает охраняться в России авторским правом с момента, когда оно создано, то есть объективно зафиксировано. При этом обнародования произведения не требуется. Обнародование — всего лишь одна из разновидностей объективной фиксации создания произведения. Лишь в нескольких особых случаях обнародование произведения влечет возникновение авторского права на него. По общему правилу обнародование имеет место уже после создания произведения, пользующегося авторско-правовой охраной с момента создания.
Таким образом, подпункт 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ содержит запрет охраны в качестве товарных знаков не всех мыслимых произведений, а лишь некоторых из них: известных в России и авторские права на которые не принадлежат заявителю (или владельцу) товарного знака.
Отметим также, что здесь говорится об авторских произведениях, известных в Российской Федерации, в то время как произведение может охраняться авторским правом, если оно неизвестно в России, но известно (обнародовано) за рубежом. Следовательно, очевидно, что подпункт 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не направлен на разграничение сферы действия права на товарные знаки и авторского права. К глубокому сожалению, эта простая истина в течение 25 лет не приходила в головы российских исследователей. Для подтверждения приведу цитату из комментария проф. А.П. Сергеева, одного из самых авторитетных российских специалистов по праву интеллектуальной собственности:
«Запрет распространяется не на любые, а лишь на известные в России произведения. При этом произведения должны получить известность в РФ еще до даты приоритета товарного знака. Хотя во введении такого ограничения, безусловно, имеются свои резоны, оно имеет, на наш взгляд, больше минусов, чем плюсов. В частности, решение вопроса об известности произведения не имеет под собой объективных оснований, но главный недостаток такого подхода состоит в том, что он открывает путь для злоупотреблений и оставляет без защиты интересы авторов, создающих талантливые произведения, которые, безусловно, в будущем станут известными, но на дату регистрации товарного знака еще не могут считаться таковыми. Поэтому целесообразно исключить из закона указание на известность произведения на дату регистрации товарного знака» <3>.
———————————
<3> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. С. 741.
Если бы основная цель рассматриваемой нормы действительно состояла в том, чтобы разграничить обозначения, используемые как товарные знаки, и авторские произведения, то ее критика проф. А.П. Сергеевым была бы уместной и справедливой. Однако основная цель подпункта 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ состоит вовсе не в этом. Цель этой нормы заключается в том, чтобы предотвратить введение потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, возникающее тогда, когда на рынке появляются одинаковые или сходные до степени смешения обозначения, принадлежащие разным лицам. Именно в этом состоит разгадка данной нормы!
Введение в заблуждение участников рынка
Автор настоящей статьи считает, что основная цель норм, содержащихся в подпункте 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, состоит в том, чтобы не допустить появления на рынке товаров, принадлежащих разным изготовителям и продавцам, причем маркируемых одинаковыми или сходными до степени смешения с известными обозначениями, охраняемыми авторским правом. Конечно, речь идет не только об обозначениях товаров, но и об обозначениях, идентифицирующих результаты работ и услуг. Появление на рынке таких одинаковых или сходных обозначений способно либо ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, либо привести к смешению деятельности одного хозяйствующего субъекта с деятельностью субъекта-конкурента. И то, и другое — формы недобросовестной конкуренции: запрет недобросовестной конкуренции путем введения в заблуждение указан в ст. 14.2 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими изменениями), а запрет недобросовестной конкуренции путем смешения с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми в гражданский оборот на территории Российской Федерации, — в ст. 14.6 <4>.
———————————
<4> Подробнее см.: Еременко В.И. К вопросу о совершенствовании законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции // Копирайт. 2016. N 3. С. 109.
Лишь при таком толковании подпункта 1 п. 9 его нормы становятся логичными и оправданными и получают право на существование. Становится ясным и понятным, почему здесь указаны не все охраняемые в России объекты авторского права, а только известные объекты: ведь если на рынке появляется неизвестный в России объект авторского права, то законодательство о конкуренции не применяется, даже при наличии нарушения авторских прав. При этом нормы подпункта 1 п. 9 не подлежат применению, что, однако, нисколько не мешает преследованию нарушителя на основе норм глав 69 и 70 ГК РФ. Для этого никаких особых указаний в главе 76 ГК РФ не требуется.
Согласие правообладателя
Запрет на охрану обозначения, указанного в подпункте 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, не действует, если лицо, желающее охранять свое обозначение как товарный знак, получило согласие правообладателя, то есть обладателя авторского права на соответствующее произведение науки, литературы или искусства. Следует считать, что таким правообладателем является лицо, обладающее исключительным авторским правом (ст. 1270 ГК РФ).
Согласие правообладателя представляет собой распоряжение исключительным правом путем предоставления права использования другому лицу, то есть разновидность лицензионного договора. На это согласие распространяются нормы ст. 1233, 1235, 1236 ГК РФ. Следовательно, такое согласие есть лицензионный договор <5>. Разумеется, что вместо заключения лицензионного договора обладатель исключительного авторского права и лицо, желающее использовать обозначение/произведение в качестве товарного знака, могут пойти дальше и заключить договор об отчуждении исключительного авторского права (ст. 1234 ГК РФ).
———————————
<5> Аналогично должен решаться этот вопрос в случаях, когда охраняемое авторским правом произведение не является известным так, как это указано в подпункте 1 п. 9, и в этом случае требуется заключение лицензионного договора. Отметим, что на эти случаи нормы подпункта 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не распространяются.
Понятие «известность»
В подпункте 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ употребляется понятие «известность в Российской Федерации определенного объекта, охраняемого авторским правом, на определенную дату», которое требует строгого и точного толкования. Следует считать, что эта известность является понятием конкурентного права, которое относится к сфере публичного права. Эта известность существенно отличается от понятия «новизна», которое применяется в патентном праве, а также от понятия «обнародование» в авторском праве.
«Новизна» объекта патентного права (ст. 1350 — новизна изобретения, ст. 1351 — новизна полезной модели, ст. 1352 ГК РФ — новизна промышленного образца), а равно и применяемое в авторском праве понятие «обнародование» произведения (ст. 1259, 1268 ГК РФ) являются юридическими фактами гражданского права, имеющими разовый (одноразовый) и безотзывный характер: объект, утративший новизну или ставший обнародованным, никогда уже не может быть признан новым или необнародованным. Эти признаки действуют бессрочно, они вечны. Они, как и бриллианты, не зависят от фактора времени.
Иной смысл имеет понятие «известность» в подпункте 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Здесь «известность» — понятие из сферы конкурентного, публичного права. Эта известность на рынке, среди производителей, покупателей, торговцев на определенный момент времени. Она может касаться либо всех участников рынка, то есть быть широкой, либо лишь некоторых определенных участников, то есть быть узкопрофессиональной. Но и в том, и в другом случае объект должен быть известен широкому кругу таких лиц, думаю, большинству либо достаточно большому проценту таких лиц (например, 30%).
Эта известность должна существовать на определенный момент времени. В подпункте 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ указан момент подачи заявки на товарный знак. Но по истечении какого-то периода времени эта известность может прекратить свое существование. Более того, она затем может возникнуть вновь, восстановиться. Полагаю, что эта известность не является юридическим фактом гражданского (частного) права, она относится к конкурентному (публичному) праву.
Подпункт 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ
Помещенная здесь норма содержит запрет использования в качестве товарного знака обозначения, которое совпадает с именем, псевдонимом, портретом или факсимиле лица, известного в России на дату подачи заявки на товарный знак, если на это не было получено согласие этого лица или его наследника. Данная норма в значительной степени совпадает с нормой подпункта 1 п. 9 указанной статьи, подробно проанализированной выше. Основная цель и смысл нормы подпункта 2 — предотвращение и пресечение недобросовестной конкуренции посредством введения потребителей в заблуждение или смешения обозначений, принадлежащих разным лицам. Известность понимается в подпункте 2 точно так же, как и в подпункте 1. Однако в отношении имени, псевдонима, факсимиле лица, не относящегося к категории известных, никакого особого права на эти объекты не возникает, и потому их защита невозможна.
Иначе решается вопрос об использовании в качестве товарного знака обозначения, представляющего собой портрет лица, не являющегося известным в России на дату подачи заявки на товарный знак. Хотя к этому случаю нормы подпункта 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не применяются, подлежат применению нормы ст. 152.1 ГК РФ <6>.
———————————
<6> См. также: Гаврилов Э. Защита внешнего облика и охрана изображения гражданина // Хозяйство и право. 2015. N 10. С. 13.
Подпункт 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ предусматривает возможность использования в качестве товарного знака имени гражданина, что может осуществляться с согласия этого гражданина или его наследника. Однако в соответствии со ст. 150 ГК РФ имя гражданина является неотчуждаемым и не передаваемым никаким иным способом. Следовательно, эти две нормы противоречили друг другу. Это противоречие было устранено лишь Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ, который дополнил п. 4 ст. 19 ГК РФ абзацем 2 следующего содержания: «Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в других формах».
Эта новая норма не означает, что право на имя гражданина стало оборотоспособным. Она включила в гражданское законодательство новый объект — обозначение известного гражданина, сходное с его именем (полностью или частично) <7>.
———————————
<7> См.: Гаврилов Э. О средствах индивидуализации в гражданском праве // Хозяйство и право. 2016. N 10. С. 75.
Подпункт 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ
Здесь содержится норма, устанавливающая запрет на использование в качестве товарного знака обозначения, совпадающего с промышленным образцом или знаком соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого или уже зарегистрированного товарного знака. Эта норма также направлена на борьбу с недобросовестной конкуренцией, а потому логично помещена в подпункт 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ наряду с подпунктами 1 и 2 этого пункта, которые проанализированы выше. Несмотря на то что промышленный образец по своей природе является результатом интеллектуальной деятельности и он не отнесен к средствам индивидуализации, по выполняемым им задачам и функциям (привлечение покупателей, реклама товаров) промышленный образец очень тесно связан в рыночных отношениях с товарными знаками. Поэтому любые проявления недобросовестной конкуренции между товарными знаками и промышленными образцами недопустимы. В этом и состоит смысл данной нормы. И никакие согласия/соглашения между патентообладателем (обладателем исключительного права на промышленный образец) и заявителем, претендующим на регистрацию товарного знака, или лицом, чей товарный знак уже зарегистрирован, не могут отменить запрет, содержащийся в подпункте 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.
В подпункте 3 содержится также запрет на использование в качестве товарного знака знака соответствия, если право на знак соответствия возникло ранее даты приоритета на товарный знак. Этот запрет также объясняется недопустимостью недобросовестной конкуренции. Понятие «знак соответствия» содержится в Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», где говорится, что им является обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации. Поскольку функции, выполняемые знаками соответствия, почти полностью совпадают с функциями товарных знаков, запрет, содержащийся в подпункте 3 п. 9, представляется логичным и обоснованным.
Последний абзац п. 9 ст. 1483 ГК РФ
Здесь указывается, что запреты, предусмотренные в подпунктах 1, 2 и 3 п. 9, применяются не только в случаях, когда сталкивающиеся на рынке известные обозначения, принадлежащие разным лицам, являются тождественными, но и тогда, когда они сходны до степени смешения. Это означает, что в сфере пресечения недобросовестной конкуренции при наличии двух или нескольких обозначений, принадлежащих разным лицам и вводящих потребителей в заблуждение или создающих угрозу смешения товаров разных изготовителей или разных продавцов, нет необходимости доказывать, что одно обозначение скопировано с другого (то есть имело место заимствование), а достаточно доказать, что одно обозначение сходно до степени смешения с другим обозначением.
Заключение
Приведенный в статье комментарий к п. 9 ст. 1483 ГК РФ является комментарием к действующему законодательству, объясняющим его смысл и суть. В нем нет ни критики действующего законодательства, ни предложений о том, как его следовало бы изменить. Ни тому, ни другому нет места в научно-практических комментариях.
Список литературы
1. Богуславский М.М. Авторское право и товарные знаки // Сб. статей: Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер, 2008.
2. Вахнина Т.А. Объекты авторского права в зоне конфликта товарного знака // Патенты и лицензии. 2000. N 12.
3. Гаврилов Э. Защита внешнего облика и охрана изображения гражданина // Хозяйство и право. 2015. N 10.
4. Гаврилов Э. О средствах индивидуализации в гражданском праве // Хозяйство и право. 2016. N 10.
5. Гаврилов Э.П. Правовая охрана товарных знаков и авторское право: проблемы разграничения // Право (журнал Высшей школы экономики). 2010. N 2.
6. Деноткина А.В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой анализ: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: РГАИС, 2017.
7. Еременко В.И. К вопросу о совершенствовании законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции // Копирайт. 2016. N 3.
8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010.
9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой). 2-е изд. В 2-х т. Т. 2 / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: Инфра-М, 2016.
10. Садовский П.В. Коллизии прав на товарные знаки с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: РГИИС, 2007.