ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

г.______________________ «___»_______________200_г.

Патентообладатель _________________________________________________________________________,

(название предприятия, организации)

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и _________________________

____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», действующий на основании ____________________________________, с другой стороны, принимая во внимание, что:

1. Лицензиар является владельцем патента РФ на изобретение № ________, касающееся _____________________________________________________________ (приложение к договору № 1);

1. Определение терминов

Следующие термины, которые используются в настоящем договоре, означают:

«Патент» — полученный Лицензиаром патент № ______________________ на изобретение, касающееся ______________________________________________________.

«Продукция по лицензии» – _________________________________________, выполненный в соответствии с описанием к патенту № ____________________________.

«Специальное оборудование» — оборудование, необходимое для изготовления продукции по лицензии.

«Отчетный период» — период деятельности Лицензиата по выполнению условий настоящего договора в течение каждых 12 месяцев начиная с вступления настоящего договора в силу.

«Территория» — территория Российской Федерации.

«Платежи нетто» — платежи, при которых все возможные сборы и налоги уплачиваются Лицензиатом.

2. Предмет договора

Описание изобретения по патенту Российской Федерации № ________ (приложение к договору № 2).

Далее — изобретение.

3. Объект договора

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом, а также связанные с ним «ноу-хау».

При этом Лицензиату предоставляется право:

на изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии и/или специальной продукции (в частности, с использованием при необходимости специального оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья, применяемых Лицензиаром) на территории.

При этом Лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно использовать изобретение и продавать неисключительные лицензии на территории третьим лицам.

3.2. Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования изобретения по п. 3.1 техническую и иную документацию, осуществляет оказание технической и другой помощи и при необходимости поставку образцов и материалов, а также специального оборудования.

1. Техническая документация

4.1. Вся техническая документация, необходимая и достаточная для производства продукции по лицензии, передается Лицензиаром уполномоченному представителю Лицензиата в 1 экз. (на русском языке) в течение ___________ дней со дня вступления в силу настоящего договора.

4.2. При передаче технической документации составляется акт сдачи-приемки за подписями уполномоченных представителей обеих сторон. Если Лицензиат или его уполномоченный представитель не явится в срок, установленный для передачи, то Лицензиар может переслать документацию заказной почтой за счет Лицензиата.

Датой передачи документации будет дата подписания акта сдачи-приемки или дата почтового штемпеля на накладной соответственно.

4.3. Если Лицензиат при передаче или в течение 3 (трех) месяцев после получения им документации установит неполноту или неправильность полученной им от Лицензиара документации, то Лицензиар обязан в течение 3 (трех) недель после поступления письменной рекламации передать недостающую или откорректированную документацию Лицензиату.

В этом случае датой передачи документации будет считаться дата передачи недостающей или откорректированной документации в соответствии с абз. 2 п.4.2.

4.4. Лицензиат может размножить документацию для своих нужд, но при соблюдении обязательств по обеспечению конфиденциальности.

2. Усовершенствование и улучшения

5.1. В течение срока действия настоящего договора стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся предмета лицензии, продукции по лицензии и специальной продукции.

5.2. Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих усовершенствований и улучшений будут согласовываться сторонами дополнительно.

5.3. Усовершенствования и улучшения, защищенные патентами или в отношении которых поданы заявки в Роспатент на получение патентов, которые создаются одной из сторон, считаются принадлежащими ей.

5.4. В случае отказа любой из сторон или если ответ на предложение, касающееся использования усовершенствований и улучшений, не поступит в течение 2 (двух) месяцев, стороны вправе предлагать усовершенствования и улучшения третьим лицам.

3. Обязательства и ответственность

6.1. Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной лицензии.

6.2. Лицензиар заявляет о технической осуществимости производства продукции по лицензии на предприятии(ях) Лицензиата и о возможности достижения показателей, предусмотренных настоящим договором, при условии соблюдения Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара.

Механические, технологические, технико-экономические и другие показатели продукции по лицензии приводятся в приложении № 3 к настоящему договору.

6.3. Лицензиар заявляет, что техническая документация и другие материалы, передаваемые Лицензиату, будут полностью укомплектованы и качественно изготовлены в соответствии с действующими ГОСТами и другими нормативами.

6.4. Лицензиат обязуется изготавливать продукцию по лицензии в полном соответствии с полученной технической документацией и инструкциями Лицензиара.

6.5. Размер возмещения убытков и договорных штрафов, о которых одна из сторон может заявить в силу различных нарушений условий настоящего договора, не может в общей сложности превышать полученных или выплаченных по ст. 8 договора сумм.

4. Техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии

7.1. Для оказания технической помощи Лицензиату в освоении производства продукции по лицензии, а также для обучения персонала Лицензиата методам и приемам работы, относящимся к изготовлению и применению данной продукции. Лицензиар по просьбе Лицензиата командирует на предприятия Лицензиата необходимое количество специалистов. Лицензиат сообщит Лицензиару о своей просьбе за 2 (два) месяца до даты предполагаемого выезда специалистов.

7.2. Лицензиат обеспечит специалистов Лицензиара на время их пребывания на предприятии(ях) Лицензиата помещениями в гостинице, транспортными средствами для поездок до места работы, телефонно-телеграфной связью и другими согласованными видами обслуживания.

7.3. Все расходы, связанные с командированием специалистов в целях оказания необходимой технической помощи, включая оплату стоимости железнодорожных или авиабилетов до места назначения и обратно, провоз 50 кг багажа на человека, сверх полагающихся по авиабилету, а также вознаграждение в зависимости от квалификации специалистов, несет Лицензиат.

5. Лицензионные платежи

8.2. Все платежи по настоящему договору понимаются как платежи нетто в пользу Лицензиара.

8.3. После прекращения срока действия настоящего договора его положения будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его действия.

6. Информация и отчетность

9.1. Лицензиат в течение ____________ дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет Лицензиару сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции по лицензии и специальной продукции в течение отчетного периода, а также сведения о продажных ценах продукции по лицензии и специальной продукции.

9.2. Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объему производства и реализации продукции по лицензии и специальной продукции, на предприятиях Лицензиата по сводным бухгалтерским данным. Лицензиат обязуется обеспечить возможность такой проверки.

7. Обеспечение конфиденциальности

10.1. Стороны берут на себя обязательства по обеспечению конфиденциаль­ности технической документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии и специальной продукции.

Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы не допустить полного или частичного разглашения указанных сведений или ознакомления с ними третьих лиц без взаимной договоренности.

10.2. С переданной документацией и информацией будет ознакомлен только тот персонал предприятий Лицензиата и его партнеров по кооперации, который непосредственно связан с производством продукции по лицензии.

10.3. В случае разглашения Лицензиатом или его партнерами по кооперации сведений, содержащихся в указанной документации и информации. Лицензиат возместит Лицензиару понесенные в связи с этим убытки. Такую же ответственность несет Лицензиар.

8. Защита передаваемых прав

11.1. В течение всего срока действия настоящего договора Лицензиат признает действительность прав, вытекающих из патента Лицензиара.

11.2. Лицензиар обязуется поддерживать в силе патент в течение всего срока действия настоящего договора.

Если Лицензиар намерен прекратить поддержание патента в силе, он заблаговременно информирует об этом Лицензиата, в этом случае стороны урегулируют свои отношения, вытекающие из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством.

11.3. О случаях противоправного использования третьими лицами изобретения, запатентованного Лицензиаром на территории, ставших известными Лицензиату, он незамедлительно уведомит Лицензиара.

В случае, если Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения им прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему договору. Лицензиат известит об этом Лицензиара.

В обоих случаях Лицензиар обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные действия, исключающие возникновение расходов и убытков для Лицензиата.

11.4. В случае, если Лицензиат придет к заключению о возможности и целесообразности продажи за границу лицензий на продукцию по лицензии и специальную продукцию, он информирует об этом Лицензиара и стороны совместно предпринимают соответствующие действия и договариваются о распределении валютной выручки.

11.5. В случае, если Лицензиат придет к заключению о целесообразности экспорта продукции по лицензии и/или специальной продукции, он сообщает об этом Лицензиару.

Порядок и валюта платежей в пользу Лицензиара в этом случае будут согласованы сторонами дополнительно.

9. Реклама

Лицензиат вправе/обязуется указывать в соответствующих рекламных материалах, а также на продукции по лицензии и специальной продукции, выпускаемой на его предприятиях, что эта продукция производится по лицензии Лицензиара.

Вопрос об использовании Лицензиатом товарного знака Лицензиара стороны урегулируют отдельным соглашением.

10. Разрешение споров

13.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим договором, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

13.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны разрешаться в судебном порядке.

11. Срок действия договора

14.1. Настоящий договор заключен на _____________ лет и вступает в силу с даты его регистрации в установленном порядке в Роспатенте.

14.2. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в соответствии со ст.452 (п.1) ГК РФ.

14.3. Если настоящий договор будет досрочно расторгнут из-за невы­полнения Лицензиатом своих обязательств, то он лишается права использовать изобретение по п.3.1 в любой форме и обязан возвратить Лицензиару всю техническую документацию.

14.4. В случае признания патента недействительным полностью или частично или досрочном прекращении действия патента до истечения срока действия настоящего договора из-за невыполнения Лицензиаром своих обязательств по настоящему договору стороны урегулируют свои отношения с учетом ст. 13 настоящего договора.

14.5. По истечении срока действия настоящего договора Лицензиат имеет право использовать изобретение по п. 3.1 Лицензиара — в объеме, предусмотренном настоящим договором, безвозмездно.

12. Прочие условия

15.1. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему договору не могут быть переуступлены другому физическому или юридическому лицу без письменного на то разрешения другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами и одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо.

15.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, будут применяться нормы гражданского и гражданско-процессуального права.

15.4. Упомянутые в настоящем договоре приложения __ на ___ листах составляют его неотъемлемую часть.

15.5. Настоящий договор совершен в г. ___________________ «____»______________ 200_г. в _______ экземплярах.

Лицензионный договор | Договор отчуждения ТЗ | Договор франчайзинга

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №__

г. _____________

«__» ________ ____ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования __________ (указывается наименование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также автор и название (если есть)) (далее — Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке, предусмотренном Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором вознаграждение.

1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на Объект интеллектуальной собственности.

(положение включается в Договор, если Объект интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации)

(положение включается в Договор, если Объект интеллектуальной собственности не подлежит государственной регистрации или не зарегистрирован, когда такой Объект может быть зарегистрирован по желанию правообладателя)

В целях идентификации Объекта интеллектуальной собственности (выбрать нужное)

1.3. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является (выбрать нужное)

— простой (неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.

— исключительной. Лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам.

1.5. Договор вступает в силу с момента (выбрать нужное)

— государственной регистрации предоставления права использования ОИС (если передается право использования Объекта интеллектуальной собственности, подлежащего государственной регистрации). При этом обязанность по сбору и подаче документов для осуществления государственной регистрации предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности и расходы, связанные с такой регистрацией (выбрать нужное),

— несет Лицензиар.

— несет Лицензиат.

— распределяются между Сторонами следующим образом: ____________________.

Положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с момента его подписания.

— его подписания Сторонами.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(п. 2.4 включается в Договор, если Стороны хотят согласовать условие о праве Лицензиата заключать сублицензионный договор без дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту/если по соглашению Сторон Лицензиат не вправе заключать сублицензионный договор, то следует выбрать другую редакцию п. 2.4)

2.4. Лицензиат вправе заключать сублицензионный договор без дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту.

(п. 2.4 включается в Договор, если по соглашению Сторон Лицензиат не вправе заключать сублицензионный договор/если Стороны хотят согласовать условие о праве Лицензиата заключать сублицензионный договор без дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту, то следует выбрать другую редакцию п. 2.4)

2.4. Лицензиат не вправе заключать сублицензионный договор.

(п. 2.5 включается в Договор, если Стороны хотят согласовать условие о представлении Лицензиатом отчетов об использовании ОИС)

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Сумма лицензионного вознаграждения составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб. (или: НДС не облагается <*>)

<*> От налогообложения НДС освобождается передача права использования объектов интеллектуальной собственности, перечисленных в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Подробнее об уплате НДС по лицензионным договорам, заключенным в отношении иных объектов интеллектуальной собственности, см. «Путеводитель по сделкам. Лицензионный договор. Лицензиар».

3.2. Лицензионное вознаграждение уплачивается (выбрать нужное/возможно установление иного порядка расчетов)

— единовременно, не позднее _____ дней с момента заключения Договора.

— единовременно, не позднее _____ дней по окончании срока действия Лицензии.

— в соответствии с Графиком платежей (Приложение N 2 к Договору).

— не позднее 10 дней каждого месяца в размере ___% от продажной цены продукции, произведенной с использованием Объекта интеллектуальной собственности, на момент реализации.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в п. 8.3 Договора. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Лицензиара (возможно установление иной даты признания обязательств по оплате исполненными).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Лицензиар вправе требовать с Лицензиата уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

(п. 4.3 включается в Договор, если предоставление права использования ОИС подлежит государственной регистрации/в противном случае п. 4.3 следует удалить, последующую нумерацию изменить)

4.3. За уклонение от государственной регистрации предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности добросовестная Сторона вправе требовать со Стороны, допустившей такое нарушение, уплаты неустойки (пени) в размере _____ (указать твердую денежную сумму или процент от суммы, предусмотренной п. 3.1 Договора) за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока, указанного в п. 1.5 Договора.

(п. 4.4 включается в Договор при наличии в нем п. 2.5 /в противном случае п. 4.4 следует удалить, последующую нумерацию изменить)

4.4. За нарушение сроков представления отчета (п. 2.5 Договора) Лицензиар вправе требовать с Лицензиата уплаты (выбрать нужное)

— штрафа в размере _____ (__________) руб.

— пени в размере _____ (__________) руб. за каждый день просрочки.

4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь ответственностью, предусмотренной ст. 1253 ГК РФ, а также __________ (ст. 1301 ГК РФ (если объектом интеллектуальной собственности является произведение), ст. 1311 ГК РФ (если объектом интеллектуальной собственности является объект смежных прав), ст. 1472 ГК РФ (если объектом интеллектуальной собственности является секрет производства), ст. 1515 ГК РФ (если объектом интеллектуальной собственности является товарный знак)).

5. ФОРС-МАЖОР

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.

6.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения (данное условие не является обязательным (п. 4 ст. 453 ГК РФ)).

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.

7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.2. К Договору прилагаются:

— Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе (Приложение N 1) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 1.2 Договора).

— График платежей (Приложение N 2) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 3.2 Договора).

— _____________________________.

8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Лицензиар Лицензиат

Наименование: ______________________ Наименование: ____________________

Юридический адрес: _________________ Юридический адрес: _______________

ОГРН ______________________________ ОГРН _____________________________

ИНН _______________________________ ИНН ______________________________

КПП _______________________________ КПП ______________________________

Р/с ________________________________ Р/с ______________________________

в __________________________________ в ________________________________

К/с ________________________________ К/с ______________________________

БИК _______________________________ БИК ______________________________

ОКПО _____________________________ ОКПО _____________________________

От имени Лицензиара От имени Лицензиата

____________________ (__________) ___________________ (_________)

М.П. М.П.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Внимание!

На данной странице в качестве примера представлен типовой шаблон лицензионного договора на товарный знак. Институт не несет ответственности за содержание и результат регистрации такого договора.

Для разработки индивидуального проекта договора на товарный знак пожалуйста свяжитесь с нами по телефону +7 (968) 622-63-49 или электронной почте info@tmregister.ru и мы обязательно ответим на все ваши вопросы и поможем с составлением и регистрацией лицензионного договора.

6 декабря 2016

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2014 г. N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 апреля 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего — председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Никулина Александра Николаевича (г. Харьков, Украина)

по иску компании SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД; Box 3540, Road Town, Tortola, British Virgin Island)

к индивидуальному предпринимателю Никулину Александру Николаевичу

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» по свидетельству Российской Федерации N 252472 в отношении части товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от ответчика (заявителя кассационной жалобы) — Новиков К.А. по доверенности от 26.09.2013 N 5042;

от истца — Михайлов С.В. по доверенности от 06.12.2013, Сидорова М.А. по доверенности от 25.06.2013.

Президиум Суда по интеллектуальным правам

установил:

компания SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД; далее — компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к индивидуальному предпринимателю Никулину Александру Николаевичу (далее — предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» по свидетельству Российской Федерации N 292617 в отношении части товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2013 заявленное требование удовлетворено, досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» по свидетельству Российской Федерации N 252472 в отношении товаров 32 класса МКТУ: минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе аперитивы безалкогольные, арахисовое молоко (безалкогольный напиток), изотонические напитки, коктейли безалкогольные, лимонады, литиевая вода, напитки на основе молочной сыворотки, нектары фруктовые с мякотью, порошки для изготовления газированных напитков, сельтерская вода, содовая вода, соки овощные (напитки), составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, столовые воды, таблетки для изготовления газированных напитков, томатный сок (напиток), фруктовые экстракты безалкогольные, шербеты (напитки), эссенции для изготовления напитков.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, предприниматель обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить оспариваемое решение и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать. Заявитель кассационной жалобы ссылается на неправильное применение судом статей 429, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс), указывает, что вопреки выводам суда предварительный лицензионный договор не подлежит государственной регистрации, а, соответственно, не может быть ничтожным в отсутствии такой регистрации. В подтверждение своего довода заявитель ссылается на правовую позицию, изложенную в пункте 14 «Обзора практики разрешения споров, связанных с применением закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.02.2001 N 59, в котором указано, что предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что в материалах дела имеется достаточно доказательств, подтверждающих использование товарного знака под контролем правообладателя, однако суд первой инстанции необоснованно не принял их во внимание, сославшись на то, что эти документы основаны на ничтожном предварительном лицензионном договоре.

Компания представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения как законный и обоснованный.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители компании и индивидуального предпринимателя.

Роспатент в судебное заседание суда кассационной инстанции своих представителей не направил, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещен надлежащим образом.

В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

На основании вышеизложенного, кассационная жалоба рассмотрена президиумом Суда по интеллектуальным правам в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании представитель предпринимателя доводы кассационной жалобы поддержал, просил ее удовлетворить.

В свою очередь, представитель компании против доводов кассационной жалобы возражал, просил оставить оспариваемый судебный акт без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель является правообладателем словесного товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» по свидетельству Российской Федерации N 252472, зарегистрированного Роспатентом 29.07.2003 с приоритетом от 07.10.2002 в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ. Исключительные права на названный товарный знак предприниматель приобрел в результате заключения с обществом с ограниченной ответственностью «Компания «СЕСА» договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг. Указанный договор зарегистрирован Роспатентом 06.10.2010.

Ссылаясь на то, что названный товарный знак не используется правообладателем на протяжении более трех лет, а также на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, компания обратилась в суд с настоящим иском. В подтверждение своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака ответчика истец указал на то, что ему принадлежат несколько товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 149680, 208342, 319275, 311309, 312030 со словесным обозначением «МАСТЕР», товарный знак «МАСТЕР fruit» по свидетельству Российской Федерации N 374152, зарегистрированные Роспатентом в отношении товаров 32 класса МКТУ; право использования товарного знака «МАСТЕР fruit» предоставлено обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Лидер» на основании зарегистрированного Роспатентом лицензионного договора (неисключительная лицензия) в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение осуществления лицензиатом деятельности по производству товаров 32 класса МКТУ компанией предоставлена бухгалтерская справка по оборотам производства и продаж.

Кроме того, компания указала на то обстоятельство, что с целью регистрации комбинированных товарных знаков со словесным элементом «MASTER FRUIT» она обратилась в Роспатент с соответствующими заявками N 2012705874, 2012705872, 2012705873, однако в результате экспертизы заявленных на регистрацию обозначений Роспатент установил, что они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, поскольку сходны до степени смешения с противопоставленным товарным знаком предпринимателя.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные компанией доказательства, руководствуясь статьями 1484, 1486 Гражданского кодекса, принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд первой инстанции признал компанию лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 252472, правообладателем которого является предприниматель, в отношении тех товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых заявлены требования в настоящем споре.

В этой части выводы суда первой инстанции не оспариваются.

В свою очередь, с учетом требований пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса о возложении бремени доказывания использования товарного знака на правообладателя, суд первой инстанции оценил представленный предпринимателем предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 N 1-ТЗ/2011, заключенный между ним и обществом с ограниченной ответственностью «АВИТА НОВА» (далее — общество).

Суд констатировал, что названный договор содержит обязательство сторон заключить в будущем лицензионный договор об использовании товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ, а также условия о том, что предприниматель не возражает против использования обществом спорного товарного знака до заключения лицензионного договора с целью изучения и освоения рынка на территории Российской Федерации, о выплате вознаграждения и о контроле правообладателя.

Суд указал, что в подтверждение использования обществом спорного товарного знака предпринимателем представлены: контракт на поставку товара, сертификат соответствия, декларация соответствия, отчет общества о количестве поставленного на территорию Российской Федерации товара, маркированного спорным товарным знаком, инвойс.

По результатам оценки этого договора суд со ссылкой на статьи 429, 1232, 1235 Гражданского кодекса пришел к выводу о его ничтожности вследствие отсутствия государственной регистрации.

При таких обстоятельствах суд указал, что предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 N 1-ТЗ/2011 и основанные на нем документы не могут быть признаны надлежащими доказательствами использования товарного знака.

Установив заинтересованность компании в прекращении правовой охраны спорного товарного знака и признав, что представленные предпринимателем в подтверждение использования товарного знака доказательства являются ненадлежащими, суд удовлетворил заявленные компанией требования.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы дела, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В силу пункта 1 статьи 429 Гражданского кодекса по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Правовым последствием заключения предварительного договора является возникновение обязательств сторон этого договора по заключению основного договора.

Согласно пункту 2 статьи 429 Гражданского кодекса предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 158 Гражданского кодекса сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

Таким образом, требование о государственной регистрации договора не относится к форме договора.

Гражданское законодательство не содержит требования об обязательности государственной регистрации предварительного договора в том случае, если основной договор подлежит государственной регистрации.

Суд правильно указал, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1232, пунктом 2 статьи 1235 Гражданского кодекса лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака подлежит государственной регистрации, а несоблюдение требования о государственной регистрации влечет его недействительность.

Вместе с тем, положения части IV Гражданского кодекса не содержат специальных правил, предусматривающих обязательность регистрации предварительного лицензионного договора на передачу права использования объекта интеллектуальной собственности и в том случае, если соответствующий основной договор подлежит государственной регистрации.

Как отмечено в пункте 14 «Обзора практики разрешения споров, связанных с применением закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.02.2001 N 59, предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации.

Данная правовая позиция может быть распространена и на предварительные лицензионные договоры.

При указанных обстоятельствах выводы о необходимости соблюдения требования о государственной регистрации предварительного лицензионного договора и о ничтожности этого договора вследствие несоблюдения названного требования, сделаны судом с нарушением норм материального права, а именно статей 158, 429, 1232, 1235 Гражданского кодекса.

Пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса установлено, что использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, иное лицо вправе осуществлять использование товарного знака, если правообладатель выразил свою волю на такое использование под его контролем.

Само по себе включение в предварительный лицензионный договор положений, в которых выражена воля правообладателя на использование товарного знака будущим лицензиатом в период до заключения лицензионного договора, не противоречит принципу свободы договора, закрепленному в статье 421 Гражданского кодекса.

При установлении факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следовало оценить все представленные доказательства в их совокупности, и по результатам оценки определить, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя и под его контролем, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

В связи с изложенными обстоятельствами, обжалуемый судебный акт подлежит отмене на основании частей 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судом неправильно истолкованы положения статей 429, 1232, 1235 Гражданского кодекса, а вывод об отсутствии доказательств использования товарного знака является преждевременным и сделан без исследования и оценки представленных предпринимателем в подтверждение своей позиции документов.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка документов, которые были представлены предпринимателем в подтверждение использования товарного знака и факт наличия которых в материалах дела суд констатировал, а также иных документов, представленных предпринимателем, но оставленных судом первой инстанции без внимания (в том числе декларации на товары с отметкой таможенного органа), что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую оценку доказательствам, представленным предпринимателем в подтверждение использования товарного знака, и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2013 по делу N СИП-110/2013 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

№6, 29.04.2017

Юридические науки

Бобров Станислав Сергеевич

Ключевые слова: ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР; ЛИЦЕНЗИАТ; ЛИЦЕНЗИАР; ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО; ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ; LICENSE AGREEMENT; LICENSEE; LICENSOR; EXCLUSIVE RIGHT; INTELLECTUAL ACTIVITY; INTELLECTUAL PROPERTY.

Аннотация: В статье рассмотрены основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о лицензионном договоре. Автор анализирует правовую природу лицензионного договора, в частности, существенные условия заключения договора, форму заключения, а также стороны являющимися участниками данного договора.

Согласно ГК РФ, лицензионный договор представляет соглашение, по которому одна сторона, которая является исключительным обладателем права на результат интеллектуальной деятельности (или приравненное к нему средство индивидуализации) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне право использования такого результата или такого средства в рамках заключенного договора. Таким образом, по данному договору могут передаваться во временное пользование авторские права, права, смежные с авторскими, и другие интеллектуальные права.

Лицензионный договор является двусторонним. С одной стороны, выступает лицензиар — физическое или юридическое лицо, которое передает принадлежащее ему право на изобретение, промышленный образец, товарный знак, фонограмму и другие результаты интеллектуальной деятельности. С другой стороны, выступает лицензиат –физическое илиюридическое лицо, которое приобретает у другой стороны (лицензиара) право на использование такого результата или средства индивидуализации. При этом стоит отметить, что лицензиат имеет право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах, установленных в самом лицензионном договоре.

Данный договор заключается исключительно в письменной форме. Несоблюдение письменной формы заключения договора влечет недействительность лицензионного договора. Этот договор подлежит государственной регистрации в порядке, который предусмотрен статьей 1232 ГК РФ. Указанное положение означает, что лицензионный договор регистрируется в том случае, если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право на которое передается, подлежит государственной регистрации (в частности, к объектам, подлежащим государственной регистрации, относятся изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки и некоторые другие). Осуществлением государственной регистрации занимается Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в соответствии с Положением о ней .

Как и в любом договоре, содержание лицензионного договора составляют его существенные условия, а именно:
1) предмет договора;
2) способы и пределы использования передаваемого в пользование интеллектуального объекта;
3) размер и порядок выплаты вознаграждения, если заключается возмездный лицензионный договор.

Согласно части 6 статьи 1235 ГК РФ предметом лицензионного договора является право использовать результат интеллектуальной деятельности или средствоиндивидуализации, право использования которых предоставляется по договору. При этом закон требует наряду с индивидуализацией самого интеллектуального объекта указывать в соответствующих случаях номер документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или средство индивидуализации (патент, свидетельство).

Размер и порядок выплаты вознаграждения прописывается в самом договоре. Согласно нему, лицензиат обязан уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение. Выплата вознаграждения может проводиться в форме фиксированных разовых (паушальных) или периодических (роялти) платежей, а также в иных формах.

Отсутствие согласования в лицензионном договоре хотя бы одного из названных условий влечет признание такого договора незаключенным.

Наряду с существенными, в лицензионном договоре должны быть согласованы так называемые обычные условия. Они характеризуются тем, что при отсутствии их согласования в договоре будут применяться общие правила, закрепленные в ст.ст. 1235 – 1236 ГК РФ. Зачастую эти условия, в силу их значимости и квалифицирующего значения, также относят к существенным. Это:
1) территория, на которой осуществляется действие договора;
2) срок действия договора;
3) виды лицензионного договора.

Таким образом, в лицензионном договоре указывается территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если в договоре не указана территория, на которой допускается использование данного результата или средства, то лицензиат вправе их использовать на всей территории Российской Федерации.

Срок действия лицензионного договора ни в коем случае не должен превышать срок действия исключительного права на результат и средства. Если в договоре не прописан срок его действия, то договор будет считаться заключенным на 5 лет (естественно, если исключительное право на соответствующий объект не истекает ранее этого пятилетнего срока).

Что касается видов лицензионного договора, законодатель называет договоры о предоставлении простой (неисключительной) лицензии и договоры о предоставлении исключительной лицензии. Суть первого заключается в предоставлении лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Второй договор также предоставляет аналогичные права, но без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Очевидно, что объем предоставляемых пользователю прав будет влиять на размер уплачиваемого лицензиатом вознаграждения, если договор признается возмездным.

Таким образом, рассмотрев правовую природу данного договора можно прийти к выводу о том, что по своей правовой природе лицензионный договор схож с традиционными договорами аренды или ссуды. Он имеет отдельные черты различных видов договоров, но при этом, он является самостоятельным видом договорных обязательств. К примеру, при заключении договора купли — продажи покупатель становится собственником имущества со всеми вытекающими из этого правами. При заключении лицензионного договора собственником остается правообладатель. Даже в случае, если после выдачи нескольких лицензий возможность использования объекта интеллектуальной собственности лицензиаром исчерпана, он тем не менее продолжает оставаться носителем формального права в качестве собственника патента или свидетельства. Кроме того, лицензионный договор не может быть признан договором найма, так как согласно существующему законодательству известен исключительно наем вещей, но не прав.

Список литературы

Стороны лицензионного договора

Сторонами лицензионного договора являются лицензиар (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) и лицензиат (лицо, которому предоставляется право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах) (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Закон не устанавливает общих ограничений в отношении правового статуса лицензиара и лицензиата.

По общему правилу ими могут быть любые участники гражданского оборота — юридические лица, а также граждане (физические лица), как зарегистрированные, так и не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, если они обладают дееспособностью (ст. 21 ГК РФ). Закон не делает исключений и для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, которые также являются участниками гражданского оборота (п. 1 ст. 2 ГК РФ) и могут выступать в лицензионном договоре на стороне как лицензиара, так и лицензиата.

Исключение для правового статуса лицензиара предусмотрено в отношении товарного знака и знака обслуживания — его правообладателем может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ). Для лицензиата такое требование не предусмотрено, но, поскольку товарным знаком (знаком обслуживания) является обозначение, служащее для индивидуализации товаров (работ, услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, практически он может использоваться только лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность по производству и (или) реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг (ст. 1477, п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Подтверждение наличия у лицензиара исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации

Наличие у лицензиара исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации может подтверждаться разными способами, в зависимости от вида интеллектуальной собственности и конкретных обстоятельств. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение удостоверяется патентом (п. 1 ст. 1354, 1409 ГК РФ), на топологию интегральной микросхемы — свидетельством о ее государственной регистрации (п. 5 ст. 1452 ГК РФ).

Сведения о правообладателе (патентообладателе) содержатся в соответствующих государственных реестрах (Государственном реестре изобретений РФ, Государственном реестре полезных моделей РФ, Государственном реестре промышленных образцов РФ, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных (в последних двух случаях — если правообладатель по своему желанию зарегистрировал программу для ЭВМ или базу данных, пользуясь правом, предоставленным ему п. 1 ст. 1262 ГК РФ)).

Что касается права авторства, закон не определяет конкретных способов его доказывания. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или на экземпляре произведения либо иным образом, если соответствующая информация позволяет идентифицировать автора произведения (ст. 1257, п. 1 ст. 1300 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, вступившего в силу с 01.10.2014, п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 N 15). В остальных случаях автор определяется исходя из доказательств, которые при возникновении спора сумеет представить заинтересованное лицо. Например, суды признают надлежащими доказательствами авторства фотографии, исходные файлы фотоснимков, фотографии в бумажном исполнении, паспорт кинокамеры, экспертное заключение о выполнении спорного фотоснимка фотокамерой, принадлежащей истцу (постановление Шестнадцатого ААС от 12.03.2012 N 16АП-247/12).

Наличие прав на использование результатов интеллектуальной деятельности в спорной ситуации может быть подтверждено также договорами о передаче исключительных прав, если по обстоятельствам дела возможно установить изначального правообладателя (исполнителя, передавшего права на использование фонограмм, и т.д.) (постановления ФАС Московского округа от 30.11.2010 N КГ-А40/14765-10, ФАС Уральского округа от 09.11.2010 N Ф09-9378/10-С6).